La necesidad de planteamiento de esta interesante cuestión se deriva, en gran medida, de los avances en materia de Search Engine Optimization (SEO), en los motores de búsqueda de internet. Así, podemos definir un KeyWord como aquella palabra que el motor de búsqueda en cuestión (véase, Google, Yahoo o Bing, a título de ejemplo) identifica con una determinada URL, facilitando así al usuario su identificación y eventual visualización.
Esta identificación por el usuario se produce, en el propio motor de búsqueda, a través de lo que técnicamente se conoce como ‘’metatag’’ y popularmente como ‘’entrada’’, esto es, una breve pieza de texto – generada por el propio usuario y derivada del código HTML de la web – que indica al usuario la existencia de una URL que casa o cuadra con la KeyWord introducida en el motor de búsqueda.
Lo cierto es que esta cuestión jurídica no se refiere, en general, a cualquier tipo de KeyWord, por cuanto, en cierta medida, no todos los dueños de dominios URL mantienen control sobre todas y cada una de las palabras que el motor de búsqueda identifica con su propio dominio URL. Por el contrario, la intención del presente artículo es analizar una concreta conducta: la adquisición de planes comerciales de un determinado motor de búsqueda por virtud del cual, tras introducir un KeyWord específico, dicho motor de búsqueda destaca una URL en cuestión bajo el título ‘’patrocinado’’.
Se trata pues, de una circunstancia total y absolutamente deliberada por parte de los interesados que desean que los usuarios del motor de búsqueda cliquen en su URL al introducir una determinada KeyWord. A primera vista, pudiera parecer una conducta totalmente lícita y que en poco o nada difiere de otras técnicas de márketing digital. Ahora bien ¿qué ocurre cuando dicho KeyWord es una marca registrada por la competencia?
Esta misma cuestión se la planteó originalmente el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, en la Sentencia núm. 179/2011, de 31 de mayo, estableciendo que, por aquel entonces, se trataba de una cuestión ‘’todavía por desarrollar desde el punto de vista judicial nacional’’. Sin embargo, en un examen preliminar de la cuestión, a la luz de la jurisprudencia de otros países de nuestro entorno, ya se vislumbró una cuestión clave: la visualización por parte del usuario del motor de búsqueda de la Keyword que él mismo había introducido. En definitiva, si el usuario podía, de algún modo, visualizar la marca registrada en la URL del anunciante de la competencia.
De este modo, podemos comprobar que existe una diferencia jurídica relevante entre (a) que un usuario introduzca en un motor de búsqueda, por ejemplo, el nombre de un despacho de abogados, y aparezca como URL patrocinada – entre muchas otras URL – la URL de un distinto despacho de abogados, sin que su ‘’entrada’’ haga mención al KeyWord introducido y (b) que la ‘’entrada’’ de la URL patrocinada de aquel distinto despacho de abogados SÍ muestre el KeyWord inicial del primer despacho de abogados objeto de búsqueda, entendiendo siempre que dicho KeyWord se trata, a su vez, de marca registrada nacional o europea.
En este mismo sentido, refiere el ponente de la referida Sentencia núm. 179/2011, de 31 de mayo, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido mostrándose a favor de una interpretación permisiva de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Así, interpreta dicho Juzgado que, para el TJUE, la clave es si la ‘’entrada’’ de la URL patrocinada dispone algún tipo de elemento capaz generar confusión, engañar o de algún modo, hacer creer al usuario del motor de búsqueda que dicha URL de la competencia es, en efecto, la URL de la KeyWord introducida. Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se indica en el propio título de la misma, la Directiva 89/104/CEE establece cierta libertad a los Estados de la UE para legislar sobre esta cuestión.
Así, encontramos que, a priori, dependiendo de la estructura del propio anuncio patrocinado que contenga el KeyWord consistente en una marca registrada de la competencia, dicho comportamiento podrá entrar en colisión (a) con los Arts. 6, 11, 12 y 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en tanto que ‘’acto de imitación confusoria y aprovechamiento de reputación ajena’’ y (b) con el Art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en tanto que ‘’infracción marcaria’’.
Pues bien, en este contexto, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 94/2017, de 15 de febrero, que provee así respuesta a aquella pregunta que planteaba el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada, que debió solventar la controversia atendiendo al razonamiento jurídico adoptado por el TJUE, por ausencia de jurisprudencia nacional a tal efecto.
De este modo, nuestro Tribunal Supremo se enfrenta a una cuestión ciertamente similar a la ya planteada en 2011, pues en la Sentencia se refiere a una compañía que (a) contrató un servicio de pago para patrocinar la URL de su página web y que (b) introdujo, a modo de KeyWord, una marca comercial registrada por una compañía de competencia directa. Sin perjuicio de lo anterior, la mercantil demandada no incluyó en la ‘’entrada’’ mención alguna a la KeyWord, por lo que el usuario no puede ver dicha KeyWord en la ‘’entrada’’ de la URL de la demandada.
Así, primeramente y antes de entrar plenamente en el tema que nos ocupa, nuestro Tribunal Supremo realiza una reflexión sobre la denominada ‘’Doctrina de la Complementariedad Relativa’’, entre el derecho marcario y el de la competencia desleal, viniendo la misma a señalar lo siguiente:
“De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.”
“De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.”
Esto es, no se puede perseguir como un eventual acto de competencia desleal aquello que únicamente podría revestir un quebranto marcario. Por el contrario, se requeriría para ello que los hechos revistieran una dimensión distinta de la mera infracción marcaria. En el caso que ocupa al Tribunal Supremo en la referida Sentencia, tanto el Juzgado Mercantil de origen, como la Audiencia Provincial refirieron que NO existe infracción marcaria.
